Принудительная лицензия. Лицензионный договор на полезную модель примеры

Содержание:

Принудительная лицензия

Рубрика: 11. Патентное право

Дата публикации: 05.07.2019

Статья просмотрена: 161 раз

Библиографическое описание:

Мироненко А. В. Принудительная лицензия [Текст] // Актуальные проблемы права: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2019 г.). — СПб.: Свое издательство, 2019. ? С. 37-40. ? URL https://moluch.ru/conf/law/archive/299/14416/ (дата обращения: 28.06.2019).

В статье автор рассматривает правовую природу принудительной лицензии, ее характерные особенности и условия ее получения. Кроме того, дается общая характеристика института ограничения исключительных прав патентообладателя на объект патентной защиты.

Ключевые слова: принудительная лицензия, полезная модель, промышленный образец, патентная защита, патентная охрана, селекционное достижение, юридическая монополия патентообладателя.

Обладателям патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец и селекционные достижения принадлежит исключительное право на указанные результаты интеллектуальной деятельности, в частности, на использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений. Данные права являются объектом патентной охраны. Патентная охрана представляет собой систему правовых мер, которые направлены на восстановление и защиту прав патентообладателя.

Проблема обеспечения правовой охраны прав объектов патентных прав возникает в процессе деятельности патентообладателя, которая направлена на реализацию принадлежащих ему прав. Именно в этой связи наиболее остро и возникает проблема ограничения исключительных прав патентообладателя на объект патентных прав. В рамках вопроса об ограничении исключительных прав патентообладателя на объект патентных прав следует особо отметить институт принудительного лицензирования.

Правовую характеристику данного института следует начать с содержания исключительного права патентообладателя на объект патентной защиты.

Итак, что же представляют собой исключительные права патентообладателя на результаты творческой деятельности? По большей части, исключительное право рассматривается как предоставленная государством патентообладателю «монополия» на использование изобретения, полезной модели и промышленного образца. Однако эта «монополия» не носит абсолютный характер и ограничена как нормами патентного права, так и пределами осуществления гражданских прав, предусмотренными действующим гражданским законодательством. Иными словами, исключительное право являются по своей природе абсолютным правом. Примеры подобного рода абсолютных прав являются вещные права. Как известно к абсолютным правам относятся такие субъективные гражданские права, в рамках которых носителю данных прав противопоставлен неопределенный круг лиц, которые обязуются воздерживаться от действий, нарушающих наши права. В рамках абсолютных правоотношений субъекту абсолютных прав не противостоит определенное обязанное лицо. Г. Ф. Шершеневич писал, что исключительные права, как права абсолютные, занимают место рядом с вещными правами, отличие же между ними состоит только в их объекте [7].

Основным международным актом, который закрепляет общие требования к изъятиям из сферы исключительных прав патентообладателя на объекты творческой деятельности, является Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (далее Соглашение ТРИПС), принятое Всемирной торговой организацией. Статья 30 Соглашения ТРИПС предусматривает, что Члены могут предусматривать ограниченные исключения из исключительных прав, предоставляемых патентом, при условии, что такие исключения необоснованно не вступают в противоречие с нормальным использованием патента и необоснованно не ущемляют законные интересы патентообладателя, учитывая законные интересы третьих лиц. Действующее российское патентное законодательство, основываясь на принципах, предусмотренных в рамках Соглашения ТРИПС, содержит ряд правил, которые ограничивают юридическую монополию патентообладателя на результат творческой деятельности. Одним из таких ограничений как раз и является принудительная лицензия.

Принудительная лицензия предусмотрена в ст. 1362 и ст. 1423 ГК РФ и является еще одним законодательно предусмотренным случаем ограничения исключительного права патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель и селекционное достижение. Так, согласно п. 1 ст. 1362 ГК РФ, если изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель — в течение трех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца.

При этом, как и в случае действий, не являющихся нарушением исключительного права патентообладателя, правила о принудительной лицензии относительно селекционного достижения несколько отличаются от правил получения принудительной лицензии на промышленные образцы, изобретения, полезные модели [5]. В этой связи, рассмотрение двух данных видов принудительной лицензии следует производить отдельно.

Анализируя положения статьи 1362 ГК РФ, можно сделать вывод о том, что существует ряд критериев необходимых для возможности получения принудительной лицензии на изобретение, промышленный образец, полезную модель:

1) Объект патентной защиты не должен использоваться патентообладателем или использоваться недостаточно.

2) Использование или недостаточное использование должно происходить в определенный временной период: для изобретения или промышленного образца — четыре года со дня выдачи патента; для полезной модели — три года.

3) Действия патентообладателя должны привести к недостаточности предложения на рынке соответствующих товаров, работ или услуг.

4) Патентообладатель отказывается от заключения лицензионного договора [4].

Очевидным является тот факт, что необходима вся совокупность данных условий для того, чтобы потенциальный пользователь патента мог обратиться с иском о предоставлении ему принудительной лицензии на объект патентной защиты.

Необходимо отметить, что институт принудительной лицензии получил широкое распространение в мировой практике. Так, согласно ст. 5А Парижской конвенции по охране права промышленной собственности, каждая страна Союза имеет право принять законодательные меры, предусматривающие выдачу принудительных лицензий, для предотвращения злоупотреблений, которые могут возникнуть в результате осуществления исключительного права, предоставляемого патентом, например, в случае неиспользования изобретения.

Сама сущность патентного права основывается на идее того, что патентообладателю принадлежит юридическая монополия на объект патентных прав. Однако возникает проблема, что данная юридическая монополия может являться почвой для злоупотребления патентообладателем своими права. По сути, в рамках статьи 1362 ГК РФ в качестве основания для предоставления принудительной лицензии предусмотрены все элементы состава гражданского правонарушения, что дает некоторым авторам основания полагать, что принудительная лицензия является ничем иным, как ответственностью за неисполнение патентообладателем своей обязанности [5].

Вместе с тем, необходимо упомянуть о принудительной лицензии на селекционные достижения, которая обладает отличительными особенностями. По смыслу статьи 1423 ГК РФ к таковым особенностям относятся:

1) Отсутствие требования о неиспользовании патентообладателем объекта патентной охраны, необходимо лишь истечение трехлетнего срока с момента получения патента

2) Отсутствие требования о недостаточности предложения на рынке соответствующих товаров, работ или услуг

В данном случае уже не приходится считать принудительную лицензию мерой ответственности за гражданское правонарушение. Отсутствие указание об обязательности использования объекта патентной защиты и о его недостаточности, приводит к выводу о том, что состав гражданского правонарушение не сформирован, а следовательно, и о мерах ответственности говорить не приходится [2].

Объяснить подобного рода различия в подходе законодателя к вопросам получения принудительной лицензии на изобретение, промышленный образец, полезную модель и получения принудительной лицензии на селекционные достижения довольно сложно. Самым простым объяснением является специфика объекта патентной охраны. По всей видимости, с точки зрения российского законодательства для селекционных достижений следует упростить процесс преодоления юридической монополии патентообладателя, как объектов, предусматривающих удовлетворения наиболее важных общественных интересов. Таким образом, в качестве основополагающих причин данной дифференциации следует указать экономические или политико-правовые основания, вместе с тем, каких-либо юридических обоснований в поддержку данных разграничений привести нельзя.

  • Городов О. А. Патентное право: Учебник / О. А. Городов. — М.: Проспект, 2017. — 400 с.
  • Городов О. А. Право промышленной собственности: Учебник / О. А. Городов. — М.: Статут, 2011. — 942 с.
  • Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие; Система; Задачи кодификации: Сборник статей / В. А. Дозорцев; исследовательский центр частного права. — М.: Статут, 2005. — 416 с.
  • Калиничева Е. П. Лицензионный договор как основание возникновения обязательства автореф. дис. канд. юрид. наук. / Е. П. Калиничева. — Ростов н/Д, 2011. — 23 с.
  • Калиничева Е. П. Правовая природа принудительной лицензии на изобретение, полезную модель, промышленный образец и селекционное достижение / Е. П. Калиничева // Гуманитарные и социально-экономические науки. — 2010. — № 3. — С. 108–113.
  • Мамиофа И. Э. Охрана изобретений и технический прогресс / И. Э. Мамиофа. — М. Юрид.лит., 1974. — 200 с.
  • Шершеневич, Г. Ф. Учебник гражданского права / Г. Ф. Шершеневич. — М.: СПАРК, 1995. –556 с.
  • Читайте так же:  Сметное дело в строительстве. Пособие по составлению смет в строительстве

    Что такое полезная модель?

    Руководитель управления патентования, патентный поверенный № 1264, евразийский патентный поверенный № 406

    Елена с 2001 года работает в области защиты интеллектуальной собственности.

    Полезной моделью называют инновационное техническое решение, относящееся к устройству и реализованное на практике. Яркий пример полезной модели — лечебная насадка к массажеру, доработка станка на производстве. В нашей стране патенты на полезные модели выдаются с 1992 года. За рубежом такая форма защиты действует только в Германии, Австрии, Аргентине, Италии, Бразилии, Испании, Китае, Тайване, Польше, Украине, Франции, Португалии, Мексике, Марокко, Чили, Узбекистане, Финляндии, Японии и Южной Корее.

    Запатентовать полезную модель можно в течение 2 — 4 месяцев. Это намного быстрее, чем патентование изобретения — ждать придется от 1 до 3 лет. Поэтому полезная модель прекрасно подходит для сфер, где часто обновляются продуктовые линейки и не всегда экономически целесообразно патентовать изобретение, ежегодно оплачивая за него пошлины в течение 20 лет. Например, в таких отраслях, как легкая промышленность или электроника.

    Популярность полезных моделей

    В России все больше набирает популярность правовая охрана полезных моделей. По статистике Роспатента только за 2017 год было подано 10643 заявок на выдачу патента: 10152 — от российских заявителей, 491 — от иностранных.

    А вот число поданных заявок на патентование изобретения в сравнении с 2016 годом сократилось — с 41587 до 36454. И не удивительно, ведь оформление патента на полезную модель занимает значительно меньше времени (от 2 до 4 месяцев) и требует небольших затрат.

    Что дает патент на полезную модель?

  • законную монополию на производство и продажу своей разработки в течение 10 лет;
  • запрет на копирование разработки конкурентами;
  • увеличение капитализации компании за счет введения патента в уставной капитал;
  • возможность выйти на международный рынок и получить защиту в качестве изобретения.
  • Как запатентовать полезную модель?

    Самый надежный вариант — обратиться в хорошее патентное бюро. Его выделяет число полученных патентов, а не количество поданных заявок. Мы рассматриваем каждый патент как отдельный проект, который ведет команда экспертов. Она состоит из поверенного, юриста, делопроизводителя и персонального менеджера, и позволяет оценить проект с разных «углов», предупреждая все возможные риски.

    Патентование проходит в два этапа:

    Этап 1. Проведение патентного поиска

    Сначала мы проводим патентный поиск в течение двух недель. Он покажет, соответствует ли ваше решение критериям патентоспособности: новизне и промышленной применимости. Поиск проводится по всем мировым базам, а не только российским. Мы проверяем как выданные патенты, так и заявки на них. Итог проверки — готовое экспертное заключение о возможности патентования вашей полезной модели и стратегия ее защиты.

    Также мы проверяем объект на патентную чистоту, поскольку в процессе регистрации эксперты Роспатента этого не делают. А это может повлечь за собой аннулирование патента, так как ваши права даже после патентования полезной модели могут пересекаться с правами патентообладателя с более ранним приоритетом, который может оспорить действие вашего патента.

    Этап 2. Направление заявки в ФИПС и получение патента

    Если объект не прошел проверку на патентную чистоту и патентоспособность, мы консультируем, как его доработать до уникальности. Если все в порядке, приступаем к патентованию полезной модели. Сам процесс занимает несколько месяцев.

    В состав наших услуг входит:

  • оформление заявки и формулы полезной модели;
  • подача документов в Роспатент;
  • своевременная уплата патентных пошлин (с 30% скидкой);
  • ответы на запросы от экспертов Роспатента (количество ответов не ограничено);
  • получение и передача оригинала патента;
  • правовое сопровождение в течение 1 года после получения охранного документа (претензионное производство).
  • Какие документы нужны?

    Комплект документов включает:

  • оформленную заявку — в ней указываются данные заявителя и автора полезной модели (Ф.И.О., место жительства и т.д.);
  • описание патентуемого объекта — раскрывает суть разработки, чтобы ее без труда смог воспроизвести специалист;
  • формулу полезной модели — она основывается на описании и определяет объем правовой охраны патентуемого объекта;
  • схемы или чертежи (при необходимости);
  • квитанцию, подтверждающую уплату патентной пошлины.
  • Учтите, что правильно подготовить документы самому с первого раза практически невозможно — это сложно даже опытным специалистам, поскольку изобретение и полезная модель очень похожи. Поэтому оформление документов лучше доверить патентному поверенному, аккредитованному Роспатентом.

    Срок действия патента на полезную модель

    Действует патент на полезную модель 10 лет при ежегодном продлении. Если патент каждый год не продлевать, его аннулируют и вы лишитесь монополии на использование своей полезной модели.

    Стоимость патентования

    Уплата пошлины — это обязанность заявителя (ст. 1249 ГК РФ). Роспатент взимает пошлины за совершение юридически значимых действий. Они четко прописаны в Положении о патентных и иных пошлинах. Минимальная сумма, которую придется уплатить за оформление патента на полезную модель — 8400 руб.

    Юридически значимое действие Размер пошлины, руб.
    1 Регистрация заявки на выдачу патента Российской Федерации на полезную модель 1400 + 700 за каждый пункт формулы полезной модели свыше 10
    2 Принятие решения по результатам экспертизы заявки на полезную модель по существу 2500 руб.
    3 Регистрация полезной модели и публикация сведений о выдаче патента 3000 руб.
    4 Выдача патента 1500 руб.

    Обратите внимание, что при подаче заявки в Роспатент в электронной форме сумма госпошлины снижается на 30%. Также некоторые категории заявителей могут существенно сэкономить на процедуре патентования, т.к. им предоставляется право на уплату пошлин в уменьшенном размере:

  • единственный автор;
  • автор — инвалид, пенсионер, обучающийся, научный или педагогический работник (коллектив указанных лиц);
  • компания, которая имеет государственную аккредитацию и ведет научную или образовательную деятельность;
  • индивидуальный предприниматель.
  • Чтобы пользоваться патентом в течение 10 лет, его нужно поддерживать. Эта процедура отдельно оплачивается каждый год:

    Год, считая с даты подачи заявки Размер пошлины, руб.
    за первый 800
    за второй
    за третий 1700
    за четвертый
    за пятый 2500
    за шестой
    за седьмой 3300
    за восьмой
    за девятый 4900
    за десятый

    Преимущества патентования полезной модели

    Оформление патента на полезную модель — это не просто регистрационная процедура, где нужно заполнить и подать заявку. Необходимо аргументированно доказать экспертам Роспатента, что патентуемое решение отвечает всем критериям патентоспособности. В нашем случае, новизне и промышленной применимости. Поэтому без поддержки патентных поверенных сделать это крайне сложно.

    Преимущества патентования полезной модели при поддержке нашего бюро:

  • фиксированный, прозрачный бюджет;
  • комплексное проектное обслуживание с полным сопровождением, вплоть до отправки оригинала патента и напоминаний о поддержании патента;
  • гарантия защиты прав в течение года после выдачи патента.
  • Изобретение и полезная модель или промышленный образец — что лучше патентовать?

    Руководитель проектов, юрист

    В юридической практике с 2010 года. Присоединилась к бюро в 2012 году. Развивает практику защиты правообладателей интеллектуальной собственности от нарушений со.

    Получить патент в России можно на три объекта: изобретение, полезную модель или промышленный образец. И принимая решение о патентовании, следует реалистично оценивать коммерческую выгоду от этого шага:

    • какую прибыль сможет принести продажа патента или лицензии;
    • кому предложить и где реализовать свой инновационный продукт или решение;
    • насколько быстро можно продать права на его использование.
    • Чтобы не терять время и деньги зря, необходимо ответить на эти вопросы и взвесить все плюсы и минусы получения патента.

      Какой патент выбрать — на изобретение, полезную модель или промышленный образец?

      Если вы затрудняетесь, как определить объект патентования, вам поможет эксперт нашего бюро, просто позвоните или отправьте заявку. Наш специалист также может посоветовать разные варианты защиты, которые могут быть не очевидны на первый взгляд. Например:

    • дизайн изделия можно защитить как промышленный образец, а дополнить защиту свидетельством на товарным знаком;
    • изобретение и полезная модель при определенных обстоятельствах могут быть взаимозаменяемыми, особенно если речь идет о международном патентовании;
    • программные продукты можно оформить как программно-аппаратный комплекс, а также как объект авторского права.
    • При патентовании важно учитывать критерии патентоспособности объекта, которые напрямую влияют на срок выдачи патента. Например, изобретение должно соответствовать высоким стандартам патентоспособности — соответствовать критериям «новизны» и «изобретательского уровня» (не иметь аналогов).

      Вероятность отказа в выдаче патента на изобретение очень высока. В отличие от изобретения или промышленного образца, полезная модель патентуется быстрее. Решение принимается уже через 9 — 12 месяцев. Для сравнения, патент на изобретение нужно ждать от 1 до 3 лет.

      Срок действия патента также поможет определить, какой объект патентования выбрать. Патент на изобретение действует 20 лет — в этот период вы можете монопольно использовать разработку. Максимальный срок действия патента на полезную модель 10 лет, а промышленного образца — 5 лет. Эти отличия также объясняют, почему патентование изобретений и промышленных образцов обходится дороже, чем полезной модели.

      Детальное описание объектов патентования

      Каждый вид патента — на изобретение, полезную модель или промышленный образец — имеет свои преимущества. Например, патент на изобретение можно быстро и дорого продать, а вот патенты на полезные модели и промобразцы редко находят своего покупателя.

      С другой стороны, получить патент на полезную модель легче — вам не нужно доказывать изобретательский уровень, а запатентовать в качестве полезной модели можно любую модифицированную разработку, уже известную на рынке. При этом процедура получения патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец будет различаться несущественно, как и условия патентоспособности.

      Изобретение — это техническое решение, которое относится к материальному объекту в любой области (продукт, способ или технология). Получить на него патент сложнее всего, поскольку изобретение должно отвечать трем критериям патентоспособности:

      Пример изобретения с одним независимым пунктом формулы (патент RU 2157633)

    • новизна — изделие должно быть уникальным по сравнению с аналогичными объектами в заявленной сфере;
    • изобретательский уровень — заключается в характеристиках продукта или способа, которые явным образом не следуют из уровня техники для специалиста;
    • промышленная применимость — изобретение можно применить в промышленной сфере.
    • Полезная модель — это любая инновационная идея, которая связана с устройством и реализована на практике. Она похожа на изобретение, но имеет два существенных отличия:

      Пример полезной модели с одним независимыми и многими зависимыми пунктами формулы (патент RU 109927)

    • в качестве полезной модели можно запатентовать как конкретное изделие, так и различные устройства к нему: узлы, детали, сложные конструкции;
    • имеет практическое применение (например, в сельскохозяйственном производстве).
    • Пример полезной модели — LED-подсветка на фотоаппарат. Она не может использоваться отдельно от устройства, но не входит в его основной состав.

      Чтобы получить патент на полезную модель, изделие должно соответствовать двум условиям патентоспособности: новизна и промышленная применимость. Новизна означает, что никто ранее о ней не заявлял (должна быть новой и актуальной в своей сфере), а промышленная применимость — возможно использовать в производстве. Таким образом, получить патент на полезную модель проще, чем на изобретение, поскольку эксперты не проверяют уровень техники.

      Промышленный образец

      Внешний вид изделия (дизайн) можно запатентовать в виде промышленного образца. Он отличается от изобретения и полезной модели, поскольку не является устройством или техническим решением, а имеет отношение только ко внешнему виду изделия. Например, дизайн упаковки или обуви, орнамент на обоях или ткани.

      Патент на промышленный образец предоставляет правовую охрану на дизайн изделия в виде фотоизображений или компьютерной графики, дизайн-проектов и др. Но чтобы его получить, дизайн изделия должен соответствовать двум критериям патентоспособности:

      Пример промышленного образца (патент RU 99927)

      • новизна — патентуемое решение ранее не регистрировалось в качестве объекта интеллектуальных прав, при этом она не рассматривается с точки зрения технического исполнения;
      • оригинальность — дизайн появился в результате творческого замысла автора, а не простого копирования элементов из различных источников.
      • В отличие от изобретения и полезной модели, промобразец не должен соответствовать условию промышленной применимости. Но решение внешнего вида изделия должно относиться к промышленному или ремесленному производству — дизайн предмета домашнего обихода запатентовать не получится.

        Патент на промышленный образец — не единственная защита, которую вы можете получить для дизайна изделия. Его также можно зарегистрировать в качестве объемного товарного знака. Это позволит бессрочно защитить ваше дизайнерское решение, поскольку свидетельство о регистрации товарного знака имеет неограниченный срок. К тому же за незаконное использование товарного знака вы можете взыскать с нарушителя не только ущерб, но и компенсацию до 5 млн рублей.

        Разница в получении патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец

        Изобретение Полезная модель Промышленный образец
        Критерии патентоспособности
        • изобретательский уровень;
        • промышленная применимость.
        • новизна;
        • оригинальность.
        Состав заявки
        • описание;
        • реферат;
        • графические чертежи (при необходимости).
        • формула;
        • чертежи или другие графические материалы.
        Срок действия патента 20 лет 10 лет 5 лет
        Возможность/срок продления без права продления можно продлевать 4 раза каждые 5 лет (в сумме — 20 лет)
        Патентная пошлина (минимум) 12500 руб.

        за ускоренную регистрацию дополнительно оплачивается 94 400 руб. 8400 руб.

        за ускоренную регистрацию дополнительно оплачивается 94 400 руб. 9200 руб.

        за ускоренную регистрацию дополнительно оплачивается 88 000 руб. За подачу заявки в электронном виде — скидка 30% Срок патентования от 3 месяцев до 5 лет

        Патент — это нематериальный актив для бизнеса, к которому все чаще проявляют интерес. Об этом говорит и статистика Роспатента: только за первое полугодие 2019 года количество поданных заявок на изобретение увеличилось на 7,5%, при этом на 25,6% выросло число заявок от различных НИИ и исследовательских центров.

        Принимая решение, нужно ориентироваться на то, какой патент будет для вас выгоднее. Также стоит учесть, что получение патента — это не просто регистрационная процедура. Ваша задача — аргументированно доказать экспертам Роспатента, что патентуемое решение уникально и отвечает всем критериям патентоспособности.

        Отправьте заявку и наш эксперт бесплатно поможет определиться с выбором объекта патентования, расскажет о плюсах и минусах решения.

        Как заключить лицензионный договор на использование товарного знака

        Компания обладает правом на использование чужого товарного знака, когда есть лицензионный договор с правообладателем. Выгоднее оформить исключительную лицензию, но владелец обозначения может быть против. Готовый договор регистрируют в Роспатенте.

        Какие права на товарный знак компания получает по лицензионному договору

        Правообладатель распоряжается товарным знаком по своему усмотрению: например, может заключить с третьим лицом лицензионный договор и передать ограниченные права на использование (ч. 1 ст. 1233 ГК РФ). При этом контрагент не получит весь объем прав владельца знака. Заключение такой сделки не означает, что правообладатель утратит исключительное право. Такие последствия повлечет сделка по отчуждению прав, но не подписание лицензионного соглашения.

        Лицензионный договор на товарный знак заключают по общим правилам для сделок такого типа (ст. 1235 – 1237 ГК РФ). В сделке участвуют:

      • Лицензиар (правообладатель).
      • Лицензиат (контрагент, который получает по договору ограниченные права).
      • Помимо специальных норм, действуют стандартные требования к договором:

      • о согласовании существенных условий;
      • о соблюдении предписанной формы;
      • о том, что у лицензиара должно быть подтвержденное право на объект сделки. Если лицензиат заключит договор с тем, кто не обладает правами на обозначение, настоящий правообладатель может потребовать компенсацию и с лицензиата;
      • о наличии у сторон полномочий на подписание;
      • о том, что условия сделки не должны противоречить закону.
      • На какие условия об использовании товарного знака сделать акцент при подготовке лицензионного соглашения

        Выберите вариант лицензии

        Определите, какой тип лицензии получит лицензиат:

      • Исключительную. О выборе такого варианта нужно напрямую написать в тексте. В этом случае правообладатель не сможет использовать свой товарный знак теми же способами, что и контрагент. (Если владелец обозначения хочет сохранить такую возможность, укажите это особо.) Также он не сможет заключить аналогичные договоры еще с кем-то.
      • Неисключительную. У правообладателя остается возможность распоряжаться обозначением в полном объеме и передавать часть прав третьим лицам (ст. 1236 ГК РФ).
      • Укажите обязательные условия

        Чтобы выполнить требование статьи 432 ГК РФ, четко пропишите в договоре условия:

      • о его предмете;
      • о том, как именно лицензиат вправе использовать товарный знак;
      • о стоимости сделки (ст. 1235 ГК РФ).
      • В частности, максимально конкретизируйте характеристики товарного знака как объекта сделки:

      • Укажите все его индивидуализирующие признаки.
      • Приложите к договору экземпляр обозначения на материальном носителе.
      • Также закрепите в лицензионном договоре порядок и способы использования товарного знака и отметьте территорию, на которой лицензиат будет его применять:

        1. В договоре либо дают конкретный перечень способов, либо используют формулировку «любыми не противоречащими законодательству способами». Если нужно ограничить возможности лицензиата, используют первый вариант. Как правило, перечисляют способы, которые упомянули в законе (ч. 2 ст. 1484 ГК РФ).
        2. По умолчанию территорией применения считают всю территорию РФ (ч. 3 ст. 1235 ГК РФ). Если нужно ее ограничить, внесите в договор специальное условие. Например, что лицензиат может использовать обозначение только в Москве и Московской области.
        3. В условии об оплате укажите сумму, которую лицензиат перечислит лицензиару однократно, либо пропишите:

        4. По какому графику правообладателю будет поступать фиксированная сумма.
        5. Какой процент с прибыли лицензиата и с какой периодичностью будет получать лицензиар, если стороны остановились на такой схеме взаиморасчетов (абз. 3 п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

        Допускают применение смешанного способа расчетов: сначала лицензиат выплачивает фиксированную сумму, а затем проценты за каждый указанный период.

        Опишите дополнительные условия

        При подготовке сделки об использовании товарного знака обратите внимание на срок действия лицензионного договора:

      • Такой срок не может длиться дольше, чем действует право на знак (п. 4 ст. 1235 ГК РФ). Даже если указать больший срок, по истечении срока действия права договор также перестанет действовать (п. 13.5 постановления Пленумов ВС и ВАС от 26.03.2009 № 5/29).
      • Если срок не указать, сделка считается заключенной на 5 лет (абз. 2 п. 4 ст. 1235 ГК РФ).
      • Срок прекращения сделки можно указать конкретной датой либо прописать период действия договора с момента заключения. Проще вписать конкретные даты. Это исключит риск споров о том, с какого дня договор вступил в силу и как определять финальную дату.
      • Также проверьте, как в тексте сформулировали положения:

      • О передаче прав по договору третьим лицам. Это допускают только с согласия лицензиара (ч. 1 ст. 1238 ГК РФ). Согласие можно запросить отдельно. Тем не менее, иногда лицензиату выгоднее, чтобы такое условие присутствовало в самом договоре (абз. 2 п. 17 постановления № 5/29).
      • Об ответственности контрагентов. Если включить в текст условие о неустойке, оно будет работать наравне с нормами закона, которые предполагают ответственность за нарушение обязательств.
      • О порядке разрешения конфликтов. Стороны вправе прописать механику досудебного урегулирования, отличную от общей (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). Кроме того, они могут закрепить договорную подсудность, а не обращаться в суд по месту нахождения ответчика (ст. 35 и 37 АПК РФ).
      • О досрочном расторжении сделки по инициативе одного из контрагентов без обращения в суд. В случае с лицензионным договором на использование товарного знака право лицензиата на односторонний отказ нужно прописать специально. По умолчанию эта норма работает только по договорам о ноу-хау (п. 2 ст. 1469 ГК РФ). При этом лицензиар обладает таким правом вне зависимости от предмета сделки (п. 4 ст. 1237 ГК РФ). Также контрагенты могут предусмотреть дополнительные основания досрочного расторжения в одностороннем порядке (ч. 2 ст. 1233 ГК РФ).
      • Нужна ли регистрация лицензионного договора на товарный знак в Роспатенте

        Когда заключают лицензионный договор на товарный знак, у контрагентов возникает вопрос, нужно ли его регистрировать. По закону сообщить о сделке в Роспатент обязательно, если сам объект подлежит госрегистрации (ч. 2 ст. 1232 ГК РФ). То есть правило распространяется и на соглашения о товарном знаке. Само обозначение относится к тем, которые необходимо регистрировать.

        Правила по регистрации лицензионного договора, который заключили на товарный знак, есть в специальном административном регламенте (утв. приказом Минэкономразвития от 10.06.2016 № 371). В частности, нужно:

      • подать заявку по утвержденной форме (приложение № 3 к регламенту) и положенный комплект документов (п. 19 регламента);
      • платить госпошлину. Документ об этом прилагают к заявлению по инициативе заявителя.
      • Облагается ли НДС лицензионный договор?

        Освобождение от НДС лицензионного договора зачастую вызывает у бухгалтеров много вопросов.

        Разъясняем, как правильно оформить лицензионный договор и первичную документацию к нему, на что обратить внимание при передаче прав на программы в стандартных коробочных упаковках и другие тонкости подобных операций.

        Особенности лицензионного и сублицензионного договоров

        Все большее количество компаний используют в своей деятельности программное обеспечение, полезные модели и промышленные образцы.

        Средством передачи интеллектуальных прав на данные продукты интеллектуальной деятельности служат лицензионные договоры, сторонами по которому выступают лицензиар (владелец прав, например, на программу ЭВМ) и лицензиат (лицо, которое получает права и использует программу).

        Если лицензиар владеет программой ЭВМ на праве собственности — заключается лицензионный договор. Если лицензиар использует программу, права на которую ему переданы фактическим владельцем, договор будет сублицензионным.

        Один из самых распространенных примеров сублицензионных договоров — договоры на использование бухгалтерских программ «1С:Предприятие», которые заключаются с дистрибьюторами (распространителями) программы, а не с владельцем.

        Предметом лицензионного договора выступает передача прав на использование программ для ЭВМ и баз данных, полезных моделей, товарных знаков и других объектов, в отношении которых зарегистрированы интеллектуальные права. В рамках нашей статьи мы рассматриваем преимущественно права на использование компьютерных программ.

        В каких случаях лицензионный договор не облагается НДС

        Для того, чтобы использовать право не начислять НДС на сделки по передаче прав на компьютерные программы и другие объекты интеллектуальной собственности, соблюдайте следующие правила:

      • Передачу программного обеспечения необходимо оформлять посредством заключения лицензионного или сублицензионного договоров. Если будут подписаны договор купли-продажи, агентский или субподрядный, контролирующие органы посчитают операцию услугой и откажут в освобождении от НДС. Такой позиции придерживаются Минфин и ВАС РФ (п. 9 постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33, письмо Минфина № 03-07-08/2275 от 22.01.2016).
      • Передавать права от лицензиара лицензиату необходимо на основании исключительной или неисключительной (простой) лицензии. Простая лицензия позволяет лицензиару передавать права на программу неограниченному количеству пользователей. Исключительная лицензия предусмотрена для одного (либо ограниченного круга) пользователя. Факт регистрации интеллектуальных прав на предмет договора не влияет на возможность применения льготы по НДС в отношении сделки.
      • Лицензионные договоры без НДС могут быть использованы компанией только тогда, когда в порядке вся первичная документация и поставлен раздельный бухгалтерский учет видов деятельности, облагающихся и не облагающихся НДС.

        Скажем честно, при работе с клиентами, которые обращаются к нам по совершенно различным основаниям, мы достаточно часто прибегаем к аудиту организации бухгалтерского учета. В числе выявляемых проблем много ситуаций, когда компании неправильно регистрируют сделки передачи прав на эксплуатацию программ ЭВМ или не учитывают тонкости проведения таких операций.

        Все это создает не только повышенное внимание со стороны налоговиков, но и влечет доначисления по НДС. Причин некорректного оформления несколько. От банальных «думали, что делали правильно» и «авось пронесет» до «не учли нюансы».

        Продажа компьютерных программ в коробочной товарной упаковке

        Сделки по приобретению и использованию компьютерных программ, имеющихся в открытой продаже в коробочной упаковке, подлежат налогообложению НДС. Это связано с тем, что пользователь сначала покупает программное обеспечение, а позднее (в момент установки программы на ПК) заключает лицензионный договор посредством присоединения.

        При проведении сделок по приобретению прав на программное обеспечение следует учитывать, что лицензионный договор НДС не облагается только тогда, когда он заключен раньше, чем произошла фактическая передача материальных носителей и прав на программу конечному пользователю.

        Лицензиар вправе учесть стоимость материального носителя, технической документации, упаковочных и сопроводительных материалов в стоимости передаваемых прав. В этом случае все элементы, участвующие в оформлении материального носителя, также освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость.

        Тонкости оформления документов, связанных с передачей исключительных прав

        Статьей 168 НК РФ установлено, что операции, освобожденные от НДС, оформляются счетами-фактурами. При этом в соответствующей графе сумма налога не выделяется, а проставляется надпись или штамп «Без НДС». Ошибки в оформлении счетов-фактур, равно как и указание суммы налога, влекут утрату права на освобождение от НДС.

        Важно!

        Наличие сублицензионного или лицензионного договора, заключенного между пользователем и владельцем программного обеспечения обязательно. Если такой договор отсутствует, вы обязаны начислить и уплатить НДС на операции по передаче прав на программное обеспечение (письмо Минфина от 01.04.2014 № 03-07-14/14317).

        Наша компания достаточно часто работает с лицензионными договорами на программное обеспечение, поэтому мы знаем:

      • как их оформлять и какие сопутствующие документы необходимо иметь;
      • в каких случаях закон позволяет не платить НДС;
      • как организовать ведение учета с целью освобождения от НДС;
      • каким образом подстраховаться от излишнего внимания налоговиков.
      • О том, как происходит бухгалтерское обслуживание в нашей компании, мы рассказываем здесь.

        Читайте так же:  Justice pro. Что делать если налоговая не возвращает налоговый вычет

    admin